Jede noch so geringe Unterscheidungskraft genügt um das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zu überwinden. Dieser großzügige Maßstab steht nach Überzeugung des Bundesgerichtshofs im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der verlangt, dass die Prüfung sich nicht auf ein Mindestmaß beschränken darf. Dieses Erfordernis einer strengen und umfassenden Prüfung bezieht sich aber nicht auf den Prüfungsmaßstab, sondern nur auf den Prüfungsumfang.
BGH, GRUR 2017, 1262 Rdn. 14 – Schokoladenstäbchen III
Soll eine Markenanmeldung wegen Bestehens eines absoluten Schutzhindernisses zurückgewiesen werden, ist eine globale Begründung möglich, soweit die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe bilden. Es ist keine Begründung hinsichtlich jeder einzelnen Waren und/oder Dienstleistungen erforderlich.
Weisen die erfassten Waren und Dienstleistungen sämtlich eine Eigenschaft auf, die für die Prüfung relevant ist, bilden sie eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sie sämtlich als solche gehobener Qualität beworben werden, sodass die Anmeldung der Unionsmarke
zurecht abgelehnt worden sei.
EuGH, GRUR Int. 2017, 864 Rdn. 26 ff. = GRUR RR 2017, 408 Ls. – Deluxe
Der BGH bestätigte auch die Auffassung des Bundespatentgerichts, dass der Wortmarke „Stadtwerke Bremen“ nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle, weil sie als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird, nämlich auf eines, das zumindest mehrheitlich von der Stadt Bremen betrieben wird.
Ebenso wenig bestehe das Schutzhindernis einer freihaltebedürftigen beschreibenden Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwar sei keine aktuell beschreibende Verwendung des Zeichens notwendig; es genüge vielmehr, wenn eine beschreibende Verwendung auch in der Zukunft vernünftigerweise zu erwarten sei. Das sei aber vorliegend nicht anzunehmen, da trotz zusätzlicher privater Unternehmer im Bereich der Daseinsvorsorge die Verwendung des Zeichens durch ein solches Privatunternehmen irreführend und daher wettbewerbswidrig wäre.
Auch das Bundespatentgericht hat mehrere gleichartig gebildete Marken als Eintragungsfähig angesehen.
BPatG, Beschluss vom 15.09.2009, 27 W (pat) 166/09 – Stadtwerke Dachau
BPatG, Beschluss vom 11.09.2012, 27 W (pat) 83/12 – Stadtwerke Augsburg
BPatG, Beschluss vom 12.02.2014, 26 W (pat) 540/12 – Stadtwerke Braunschweig
vgl. BPatG, 33 W (pat) 118706 – Stadtwerke Bochum
vgl. BPatG, 23 W (pat) 91/06 – Gut Darß
vgl. BPatG, 27 W (pat) 43/09 – Halle Münsterland
vgl. BGH, MarkenR 2012, 26 – Rheinpark-Center
vgl. BGH, GRUR 2007, 1079 – Bundesdruckerei
vgl. BGH, GRUR 2017, 186 – Stadtwerke Bremen
Auch der Marke „MICRO COTTON“ fehlt nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 I b UMV, der § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entspricht.
„MICRO COTTON“ sei ein Phantasie- und Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt.
Verstehe der Verkehr die Marke erst in Folge einer Assoziation mit dem geläufigen Begriff „Mikrofaser“ als beschreibenden Hinweis auf besonders fein gewebte Baumwolle, dann beweise dies, dass die Kombination der beiden für sich gesehen beschreibenden Bestandteile einen neuen Eindruck erzeuge, der von demjenigen einer bloßen Aneinanderreihung erheblich abweiche. Deshalb handle es sich auch nicht um eine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe im Sinne von Art. 7 I c UMV, der § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entspricht.
BGH, GRUR 2017, 520 – MICRO COTTON
Ein Zeichen, das, wie die spanische Wortmarke „La Milla de Oro“ (Die goldene Meile) für Weine nicht schon in Alleinstellung sondern erst nach Hinzufügung weiterer lokalisierender Zusätze (wie zum Beispiel „de la Rioja“) auf eine bestimmte geografische Herkunft hinweist, stellt keine für sich genommen freihaltebedürftige geografische Herkunftsangabe im Sinne von Art. 3 I c MRRL (Markenrechtsrichtlinie) dar, der § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entspricht. Allerdings könne das Zeichen auch andere Merkmale beschreiben, etwa dass es sich um Waren von hohem Wert oder in hoher Qualität handle, die an ein und demselben Ort in großer Anzahl vorgefunden werden könnten.
Treffe das nicht zu, müsse noch geprüft werden, ob nicht der Marke etwa jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 I b MRRL fehlt. Allerdings hat der bloße Umstand, dass das Zeichen als Werbeslogan, Qualitätshinweis oder Aufforderung zum Kauf verstanden werden kann, nicht notweniger Weise das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft zur Folge. Ein Zeichen kann nämlich gleichzeitig als Werbeslogan und auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen werden.
EuGH, GRUR 2017, 912 – Marien/Abadia retuerta (La Milla de Oro)
vgl. EuGH, GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik
Dagegen fehlt nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs der unter anderem für Schokoladenprodukte in Klasse 30 angemeldeten Unionsmarke
jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 I b UMV.
EuGH, Urteil vom 04.05.2017, C-417/16 P,
Beck RS 2017, 114341 – August Storck ./. EUIPO (Knoppers-Verpackung)
Eine Katze hat in den USA eine Rekordschadensersatzsumme zugesprochen bekommen:
Der Kaffeeproduzent Grenade muss der Eigentümerin des Hauskaters „Grumpy Cat“ über 700.000,00 € zahlen, weil diese ohne Erlaubnis einen „Grumpy-Cat-Kaffee“ vermarktete und T-Shirts mit der Abbildung der Katze verkaufte. Dabei hatte Grenade ursprünglich nur eine Lizenz für einen „Grumppoccino“ erworben. „Grumpy Cat“ ist berühmt: Sie trat bereits in der „Good Morning America“ Talkshow auf, ist Hauptdarsteller in einem eigenen Spielfilm und wird von Kindern als Kuscheltier geliebt.
§ 3 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG sieht ebenso wie Art. 7 Abs. 1 UMV (Unionsmarkenverordnung) das Schutzhindernis der technischen Bedingtheit vor.
In einer aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wurde eine entgegengesetzte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes I. Instanz (EuG) zur Eintragungsfähigkeit des sogenannten „Rubik´s-Cubes“ aufgehoben. Das EuG hatte die wesentlichen Merkmale der angemeldeten 3D-Marke in der Würfelform und Gitterstruktur erblickt. Diese hielt das EuG nicht für technisch bedingt, weil sich die Drehbarkeit nicht aus der Marke selbst, sondern nur aus einem nicht sichtbaren Mechanismus im Inneren ergäbe.
Der EuGH befand, die technische Funktion sei mit Blick auf die von der Marke beanspruchten konkreten Waren, also dreidimensionale Puzzles, zu prüfen. Auch sei die Prüfung nicht ausschließlich an der Marke selbst vorzunehmen. Es müssten auch Informationen über ihre tatsächliche Benutzung berücksichtigt werden.
EuGH, GRUR 2017, 66 Rdn. 46 ff., 50 – Simba-Toys / EUIPO (Rubik´s-Cube)
Aus demselben Grund wurde bereits vor einigen Jahren die technische Bedingtheit zweier für Messerschmiedewaren eingetragenen Unionsbildmarken als möglich erachtet. Das EuG erklärte beide Marken für nichtig, dies wurde vom EuGH bestätigt.
EuGH, Urteil vom 06.03.2014 – C-337/12 B-C – 340/12 P,
Beck RS 2014 81258 – Pi-Design ./. Yoshida-Metallindustrie
EuGH, GRUR Int. 2017, 623 – Yoshida Metallindustrie ./. EUIPO
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ändert das Vorliegen des Schutzhindernisses der technischen Bedingtheit nichts, wenn dieselbe technische Wirkung auch mit einer anderen Form erzielt werden kann.
BGH, GRUR 2010, 231, Rdn. 34 – Legostein
BGH, GRUR 2017, 734, Rdn. 25 – Bodendübel
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, einer litauischen Modefirma sei es zu Unrecht verboten worden, mit Jesus und Maria zu werben. Bei der Benutzung von religiösen Motiven müsse eine „faire Balance“ zwischen einer möglichen Verletzung der öffentlichen Sitten und dem Recht auf Meinungsfreiheit gewahrt werden. Das Verbot eines Plakats eines männlichen Models mit Heiligenschein und Jeans mit dem Spruch „Jesus, was für eine Jeans!“ und einer Frau mit weißem Kleid, auf dem stand „Meine liebe Maria, was für ein tolles Kleid!“ sei ebenso rechtswidrig, wie das eines Plakats mit beiden Models mit dem Slogan „Jesus, Maria, was tragt ihr da!“
© AD McCann Erickson Vilnius, Lithuania
Im Jahr 1974 fotografierte der bekannte italienische Skandalfotograf Oliviero Toscani, der verantwortlich für die Benetton-Schockwerbung der 1990´er Jahre war, das Hinterteil seiner damaligen Freundin, das in einer Jeans-Hotpants der Marke „Jesus“ steckte. Auf dem nur notdürftig verhüllten Po prangte das Bibelzitat „Wer mich liebt, der folge mir nach“. Feministinnen und Gläubige liefen Sturm. Im Fall der Benetton-Werbung mit Aidskranken und ölverschmierten Enten und der blutverschmierten Kleidung von Kriegsgefallenen verbot der Bundesgerichtshof drei Anzeigenmotive.
BGH, I ZR 284/00 – H.I.V. positiv II vom 06.12.2001
Abstrakten Farbmarken fehlt im Allgemeinen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Allerdings können im Ausnahmefall besondere Umstände vorliegen, die das Gegenteil belegen. Das Sparkassen-Rot ist von Hause aus nicht geeignet, die Dienstleistungen „Finanzwesen, nämlich Retail-Banking“ von denjenigen anderer Anbieter hinsichtlich ihrer betrieblichen Herkunft zu unterscheiden.
Allerdings kann das Eintragungshindernis durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden. Beim „Sparkassen-Rot“ wurde angenommen, dass eine Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 2002 nicht positiv festzustellen sei. Hingegen ging der Bundesgerichtshof davon aus, dass im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag, der nach § 50 Abs .2 Satz 1 MarkenG entscheidend ist, Anfang 2015 die erforderliche Verkehrsdurchsetzung vorgelegen hat.
BGH, GRUR 2016, 1167 – Sparkassen-Rot –
Eine englische „Dormant-Company“ (ein Unternehmen, das keine oder keine wesentlichen buchhalterisch zu erfassenden Transaktionen vornimmt, gleichwohl jedoch eine Vielzahl von ausschließlichen Lizenzen von Marken einer mit ihr verbundenen Gesellschaft hält) nutzt diese in rechtsmissbräuchlicher Weise aus, wenn sie durch Abmahnungen unangemessen auf Marktteilnehmer einwirkt und versucht, Schadensersatzforderungen oder andere wirtschaftliche Vorteile durchzusetzen. Es handelt sich nicht um ein stimmiges oder seriöses Geschäftsmodell.
OLG Hamburg, Urteil vom 22.06.2017, 3 U 223/16 – Missbräuchlicher Einsatz von Markenrechten (rkr.)
Ob Wortmarken oder deren Bestandteile die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, bemisst sich nicht daran, welche Bedeutung der Markeninhaber dem Markenwort beimisst. Entscheidend ist vielmehr die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise.
Trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen kann eine Verwechslungsgefahr wegen eines ohne weiteres erkennbaren eindeutigen abweichenden Begriffsinhalts der Zeichen zu verneinen sein.
Hierfür reicht jedoch ein Sinngehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, nicht aus.
BGH, Urteil vom 02.03.2017, I ZR 30/16 – Medicon Apotheke ./. MediCo Apotheke
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Wird in der Werbung für ein Wortzeichen Markenschutz beansprucht, obwohl tatsächlich eine kombinierte Wort-/Bildmarke eingetragen ist, fehlt es gleichwohl an einer Irreführung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 UWG, wenn sich die alleinige Verwendung des Wortbestandteils noch als rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG darstellt.
Eine solche Wort-/Bildmarke wird auch durch Verwendung eines Wortbestandteils allein rechtserhaltend benutzt, wenn der Wortbestandteil für sich kennzeichnungskräftig ist, weitere Wortbestandteile einen rein beschreibenden Charakter haben und der Bildbestandteil so unauffällig ist, dass er von den angesprochenen Verkehrskreisen vernachlässigt wird.
OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 17.08.2017, 6 W 67/17 – ® rkr.
Bildquelle: DPMA Register
Bei der Prüfung, ob eine dreidimensionale Marke, die in der Form einer Ware besteht, Unterscheidungskraft aufweist, weil ihre Gestaltung erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht, ist auf ihren Gesamteindruck abzustellen.
Ob und in welcher Weise der Verkehr eine Warenform im Zeitpunkt der Markenanmeldung oder nach der Schutzerstreckung auf Deutschland als branchenüblich ansieht, ist nach den gesamten Gegebenheiten des betroffenen Marktsegments zu entscheiden. Abzustellen ist etwa auf die bestehenden Marktanteile, die erzielten Umsätze sowie die räumliche und zeitliche Ausdehnung des Vertriebs und sonstige Vertriebsumstände.
BGH, Beschluss vom 06.04.2017, I ZB 39/16 – Schokoladenstäbchen III
Bildquelle: DPMA Register
Die für reine Dienstleistungen verwendete Domain monumente-reisen.de stellt trotz beschreibenden Anklangs eine markenmäßige Benutzung der für Reisedienstleistungen eingetragenen Wort-/Bildmarke „Monumente Reisen“ (registriert unter der Registernummer 30 2015 006 308)
dar und ist mit dieser verwechslungsfähig. Dies gilt jedenfalls, wenn in den angesprochenen Verkehrskreisen das Zeichen „Monumente“ als Zeitschriftentitel bekannt ist.
OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 21.09.2017, 6 U 250/16 – monumente-reisen.de (rkr.)