Auch wenn die ältere Marke eine ohne Weiteres erkennbare Abwandlung einer beschreibenden Angabe darstellt und die jüngere Marke die beschreibende Angabe selbst beinhaltet, besteht selbst dann eine Verwechslungsgefahr, wenn sich die Ähnlichkeit der Zeichen auf die beschreibende Angabe beschränkt und nur Waren betroffen sind, die durch die Angabe beschrieben werden.
Denn auch bei einer älteren Marke mit nur schwacher Kennzeichnungskraft ist eine Verwechslungsgefahr möglich. Eine Monopolisierung rein beschreibender Angaben ist nicht durch eine enge Auslegung von Art. 8 Abs. 1 b UMV zu vermeiden, sondern nur durch eine Nichtigkeitserklärung der rein beschreibenden Marken gemäß Art. 7 Abs. 1 b und c UMV.
EuGH, Urteil vom 08.11.2016, C – 43/15 P, GRUR-RS 2016, 82618 – compressor technology ./. KOMPRESSOR
vgl. EuGH Beschluss vom 07.05.2015, C – 343/14 P, Beck RS 2015, 80648 – MARINA BLEU ./. BLUMARINE
vgl. EuGH, Beschluss vom 29.11.2012, C – 42/12 P, Beck RS 2012, 82678 – ALPINE PRO ./. alpine
Der Vertrieb von Adapterkarten für die Spielekonsole „Nintendo DS“ kann eine Markenverletzung darstellen, wenn auf den Karten eine Datei mit dem Logo der Marke „Nintendo“ gespeichert ist, die beim Startvorgang erscheint. Für eine markenmäßige und damit rechtsverletzende Benutzung ist es unerheblich, ob das Zeichen in körperlicher oder in elektronischer Form mit der Ware verbunden ist.
Auch reicht es aus, wenn das Zeichen erst nach dem Kauf der Ware beziehungsweise nach dem Startvorgang wahrgenommen werden kann.
Nach Art. 9 Abs. 3 UMV ist es nicht nur verboten, ein geschütztes Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung anzubringen, sondern auch, unter diesem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder diese zu den genannten Zwecken zu besitzen.
BGH, GRUR 2017, 541 – Videospielkonsolen III
Der Inhaber einer Unionsmarke kann während eines Zeitraums von fünf Jahren nach der Eintragung Dritten im Fall einer Verwechselungsgefahr verbieten, im geschäftlichen Verkehr ein mit seiner Marke identisches oder ähnliches Zeichen für alle Waren und Dienstleistungen zu benutzen, die mit denen, für die die Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind, ohne ein ernsthafte Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen belegen zu müssen.
Insbesondere kann der Inhaber einer Unionsmarke nach Artikel 9 Abs. 1 b UMV Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung ein identisches oder ähnliches Zeichen für identisch oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn eine Verwechselungsgefahr besteht.
Allerdings unterliegt der Unionsmarke gemäß Artikel 15 Abs. 1 UMV dem Verfall, wenn sie innerhalb von fünf Jahren seit der Eintragung nicht ernsthaft benutzt wurde. Sie kann gemäß Artikel 51 Abs. 1 a UMV auf Antrag beim EUIPO (Europäisches Amt für geistiges Eigentum) oder auf Widerklage vom Gericht für verfallen erklärt werden. Gemäß Artikel 51 Abs. 2 UMV kann dies auch nur teilweise geschehen, wenn die Marke nicht für alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt wurde.
Nach Ablauf von fünf Jahren ist die Aufrechterhaltung der an die Unionsmarke anknüpfenden Rechte also von deren tatsächlicher Benutzung abhängig, da andernfalls die anderen Markteilnehmer unbillig behindert und das Markenregister unnötig aufgebläht würde.
Bis zum Ablauf der 5-Jahresfrist kann die Marke allerdings nicht für verfallen erklärt werden, sie besitzt volle Rechtsgültigkeit. Der Markeninhaber kann alle Rechte aus der Marke gemäß Artikel 9 Abs. 1 UMV geltend machen, ohne eine ernsthafte Benutzung belegen zu müssen.
EuGH, Urteil vom 21.12.2016, C-654/15
– Länsförsäkringar AB / Matek A/S –
vgl. EuGH, GRUR 2013, 182 – Leno Merken –
Auch bei Unions-Kollektivmarken nach Art. 74 Abs. 2 UMV, die eine geografische Herkunftsangabe zum Inhalt haben, muss Warenidentität oder –ähnlichkeit bestehen, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
Eine solche Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 8 Abs. 1 b UMV zwischen der für Tee (Klasse 30) eingetragenen Unions-Kollektivmarke „Darjeeling“ und einer gleichnamigen, jüngeren Marke für Damenunterbekleidung (Klasse 25), Einzelhandelsdienstleistungen damit (Klasse 35) sowie für Telekommunikation (Klasse 38) wurde daher mangels Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zurückgewiesen. Eine Kollektivmarke erfasst nicht alle möglichen Waren und Dienstleistungen, die aus dem betroffenen Gebiet stammen können. Sie können daher auch nicht als markenrechtlich ähnlich angesehen werden.
EuGH, GRUR 2017, 1257 – Darjeeling
Die Verwendung der Bezeichnung „World of Warcraft bot“ und „WoW bot“ für Automatisierungssoftware stellt eine Verletzung der geschützten Marken „World of Warcraft“ und „WoW“ dar, die für Online-Computerspiele verwendet werden. Die Verwendung einer fremden Marke als Bestandteil eines eigenen Kennzeichens stellt regelmäßig einen markenmäßigen Gebrauch dar. Auch besteht Verwechslungsgefahr.
BGH, GRUR 2017, 397 – World of Warcraft II
Jede noch so geringe Unterscheidungskraft genügt um das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zu überwinden. Dieser großzügige Maßstab steht nach Überzeugung des Bundesgerichtshofs im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der verlangt, dass die Prüfung sich nicht auf ein Mindestmaß beschränken darf. Dieses Erfordernis einer strengen und umfassenden Prüfung bezieht sich aber nicht auf den Prüfungsmaßstab, sondern nur auf den Prüfungsumfang.
BGH, GRUR 2017, 1262 Rdn. 14 – Schokoladenstäbchen III
Soll eine Markenanmeldung wegen Bestehens eines absoluten Schutzhindernisses zurückgewiesen werden, ist eine globale Begründung möglich, soweit die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe bilden. Es ist keine Begründung hinsichtlich jeder einzelnen Waren und/oder Dienstleistungen erforderlich.
Weisen die erfassten Waren und Dienstleistungen sämtlich eine Eigenschaft auf, die für die Prüfung relevant ist, bilden sie eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sie sämtlich als solche gehobener Qualität beworben werden, sodass die Anmeldung der Unionsmarke
zurecht abgelehnt worden sei.
EuGH, GRUR Int. 2017, 864 Rdn. 26 ff. = GRUR RR 2017, 408 Ls. – Deluxe
Der BGH bestätigte auch die Auffassung des Bundespatentgerichts, dass der Wortmarke „Stadtwerke Bremen“ nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle, weil sie als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird, nämlich auf eines, das zumindest mehrheitlich von der Stadt Bremen betrieben wird.
Ebenso wenig bestehe das Schutzhindernis einer freihaltebedürftigen beschreibenden Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwar sei keine aktuell beschreibende Verwendung des Zeichens notwendig; es genüge vielmehr, wenn eine beschreibende Verwendung auch in der Zukunft vernünftigerweise zu erwarten sei. Das sei aber vorliegend nicht anzunehmen, da trotz zusätzlicher privater Unternehmer im Bereich der Daseinsvorsorge die Verwendung des Zeichens durch ein solches Privatunternehmen irreführend und daher wettbewerbswidrig wäre.
Auch das Bundespatentgericht hat mehrere gleichartig gebildete Marken als Eintragungsfähig angesehen.
BPatG, Beschluss vom 15.09.2009, 27 W (pat) 166/09 – Stadtwerke Dachau
BPatG, Beschluss vom 11.09.2012, 27 W (pat) 83/12 – Stadtwerke Augsburg
BPatG, Beschluss vom 12.02.2014, 26 W (pat) 540/12 – Stadtwerke Braunschweig
vgl. BPatG, 33 W (pat) 118706 – Stadtwerke Bochum
vgl. BPatG, 23 W (pat) 91/06 – Gut Darß
vgl. BPatG, 27 W (pat) 43/09 – Halle Münsterland
vgl. BGH, MarkenR 2012, 26 – Rheinpark-Center
vgl. BGH, GRUR 2007, 1079 – Bundesdruckerei
vgl. BGH, GRUR 2017, 186 – Stadtwerke Bremen
Auch der Marke „MICRO COTTON“ fehlt nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 I b UMV, der § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entspricht.
„MICRO COTTON“ sei ein Phantasie- und Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt.
Verstehe der Verkehr die Marke erst in Folge einer Assoziation mit dem geläufigen Begriff „Mikrofaser“ als beschreibenden Hinweis auf besonders fein gewebte Baumwolle, dann beweise dies, dass die Kombination der beiden für sich gesehen beschreibenden Bestandteile einen neuen Eindruck erzeuge, der von demjenigen einer bloßen Aneinanderreihung erheblich abweiche. Deshalb handle es sich auch nicht um eine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe im Sinne von Art. 7 I c UMV, der § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entspricht.
BGH, GRUR 2017, 520 – MICRO COTTON
Ein Zeichen, das, wie die spanische Wortmarke „La Milla de Oro“ (Die goldene Meile) für Weine nicht schon in Alleinstellung sondern erst nach Hinzufügung weiterer lokalisierender Zusätze (wie zum Beispiel „de la Rioja“) auf eine bestimmte geografische Herkunft hinweist, stellt keine für sich genommen freihaltebedürftige geografische Herkunftsangabe im Sinne von Art. 3 I c MRRL (Markenrechtsrichtlinie) dar, der § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entspricht. Allerdings könne das Zeichen auch andere Merkmale beschreiben, etwa dass es sich um Waren von hohem Wert oder in hoher Qualität handle, die an ein und demselben Ort in großer Anzahl vorgefunden werden könnten.
Treffe das nicht zu, müsse noch geprüft werden, ob nicht der Marke etwa jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 I b MRRL fehlt. Allerdings hat der bloße Umstand, dass das Zeichen als Werbeslogan, Qualitätshinweis oder Aufforderung zum Kauf verstanden werden kann, nicht notweniger Weise das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft zur Folge. Ein Zeichen kann nämlich gleichzeitig als Werbeslogan und auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen werden.
EuGH, GRUR 2017, 912 – Marien/Abadia retuerta (La Milla de Oro)
vgl. EuGH, GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik
Dagegen fehlt nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs der unter anderem für Schokoladenprodukte in Klasse 30 angemeldeten Unionsmarke
jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 I b UMV.
EuGH, Urteil vom 04.05.2017, C-417/16 P,
Beck RS 2017, 114341 – August Storck ./. EUIPO (Knoppers-Verpackung)
Eine Katze hat in den USA eine Rekordschadensersatzsumme zugesprochen bekommen:
Der Kaffeeproduzent Grenade muss der Eigentümerin des Hauskaters „Grumpy Cat“ über 700.000,00 € zahlen, weil diese ohne Erlaubnis einen „Grumpy-Cat-Kaffee“ vermarktete und T-Shirts mit der Abbildung der Katze verkaufte. Dabei hatte Grenade ursprünglich nur eine Lizenz für einen „Grumppoccino“ erworben. „Grumpy Cat“ ist berühmt: Sie trat bereits in der „Good Morning America“ Talkshow auf, ist Hauptdarsteller in einem eigenen Spielfilm und wird von Kindern als Kuscheltier geliebt.
§ 3 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG sieht ebenso wie Art. 7 Abs. 1 UMV (Unionsmarkenverordnung) das Schutzhindernis der technischen Bedingtheit vor.
In einer aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wurde eine entgegengesetzte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes I. Instanz (EuG) zur Eintragungsfähigkeit des sogenannten „Rubik´s-Cubes“ aufgehoben. Das EuG hatte die wesentlichen Merkmale der angemeldeten 3D-Marke in der Würfelform und Gitterstruktur erblickt. Diese hielt das EuG nicht für technisch bedingt, weil sich die Drehbarkeit nicht aus der Marke selbst, sondern nur aus einem nicht sichtbaren Mechanismus im Inneren ergäbe.
Der EuGH befand, die technische Funktion sei mit Blick auf die von der Marke beanspruchten konkreten Waren, also dreidimensionale Puzzles, zu prüfen. Auch sei die Prüfung nicht ausschließlich an der Marke selbst vorzunehmen. Es müssten auch Informationen über ihre tatsächliche Benutzung berücksichtigt werden.
EuGH, GRUR 2017, 66 Rdn. 46 ff., 50 – Simba-Toys / EUIPO (Rubik´s-Cube)
Aus demselben Grund wurde bereits vor einigen Jahren die technische Bedingtheit zweier für Messerschmiedewaren eingetragenen Unionsbildmarken als möglich erachtet. Das EuG erklärte beide Marken für nichtig, dies wurde vom EuGH bestätigt.
EuGH, Urteil vom 06.03.2014 – C-337/12 B-C – 340/12 P,
Beck RS 2014 81258 – Pi-Design ./. Yoshida-Metallindustrie
EuGH, GRUR Int. 2017, 623 – Yoshida Metallindustrie ./. EUIPO
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ändert das Vorliegen des Schutzhindernisses der technischen Bedingtheit nichts, wenn dieselbe technische Wirkung auch mit einer anderen Form erzielt werden kann.
BGH, GRUR 2010, 231, Rdn. 34 – Legostein
BGH, GRUR 2017, 734, Rdn. 25 – Bodendübel
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, einer litauischen Modefirma sei es zu Unrecht verboten worden, mit Jesus und Maria zu werben. Bei der Benutzung von religiösen Motiven müsse eine „faire Balance“ zwischen einer möglichen Verletzung der öffentlichen Sitten und dem Recht auf Meinungsfreiheit gewahrt werden. Das Verbot eines Plakats eines männlichen Models mit Heiligenschein und Jeans mit dem Spruch „Jesus, was für eine Jeans!“ und einer Frau mit weißem Kleid, auf dem stand „Meine liebe Maria, was für ein tolles Kleid!“ sei ebenso rechtswidrig, wie das eines Plakats mit beiden Models mit dem Slogan „Jesus, Maria, was tragt ihr da!“
© AD McCann Erickson Vilnius, Lithuania
Im Jahr 1974 fotografierte der bekannte italienische Skandalfotograf Oliviero Toscani, der verantwortlich für die Benetton-Schockwerbung der 1990´er Jahre war, das Hinterteil seiner damaligen Freundin, das in einer Jeans-Hotpants der Marke „Jesus“ steckte. Auf dem nur notdürftig verhüllten Po prangte das Bibelzitat „Wer mich liebt, der folge mir nach“. Feministinnen und Gläubige liefen Sturm. Im Fall der Benetton-Werbung mit Aidskranken und ölverschmierten Enten und der blutverschmierten Kleidung von Kriegsgefallenen verbot der Bundesgerichtshof drei Anzeigenmotive.
BGH, I ZR 284/00 – H.I.V. positiv II vom 06.12.2001
Zur sekundären Darlegungslast eines Anschlussinhabers gehört der Vortrag, dass andere Personen selbstständigen Zugang zu seinem Internetanschluss hatten und Täter der ihm zu Last gelegten Urheberrechtsverletzung sein können.
Dazu muss er im Rahmen des Zumutbaren Nachforschungen anstellen und deren Ergebnis mitteilen. Es genügt nicht, lediglich pauschal zu behaupten, es bestünde die theoretische Möglichkeit, dass im Haushalt lebende Dritte auf den Internetanschluss Zugriff hätten. Vielmehr muss nachvollziehbar dargelegt werden, welche Personen in Bezug auf ihr Nutzerverhalten, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten sowie ihre zeitliche Anwesenheit die Urheberrechtsverletzung begangen haben könnten.
Es ging um das Angebot eines Computerspiels in einer Internettauschbörse zum Download. Der Anschlussinhaber bestritt seine Täterschaft und gab an, seine Ehefrau habe über den WPA2-Router, der passwortgeschützt sei, auch Streamingportale wie Youtube benutzt und Nachrichtenseitenseiten aufgesucht, allerdings den Upload des Computerspiels bestritten. Eine Nachsuche auf den heimischen Computern sei ergebnislos verlaufen.
In Übereinstimmung mit den Vorinstanzen (AG Bochum, Urteil vom 28.05.2015, 40 C 21/15 und LG Bochum, Urteil vom 19.02.2016, I-5 S 81/15) hat der Bundesgerichtshof die Klage des Spieleherstellers abgewiesen.
BGH, Urteil vom 27.07.2017, I ZR 68/16)